Как защитить исключительное право на фирменное наименование

Любая коммерческая организация имеет свое фирменное наименование и автоматически считается обладателем исключительного права на него.

Однако бывает так, что другая организация (конкурент) начинает использовать аналогичное фирменное наименование и вести под ним схожую деятельность – продавать однородные товары, оказывать однотипные услуги и т. д. В итоге получается, что бизнес компании-конкурента процветает во многом за счет использования наименования организации, которая ранее уже положительно зарекомендовала себя на рынке тех или иных товаров и услуг. Такое использование нарушает интересы организации-правообладателя.

Чтобы защитить исключительное право на фирменное наименование, нужно:

• убедиться в том, что действия другой компании действительно подпадают под признаки нарушения исключительного права;
• решить, какими способами защиты исключительного права лучше воспользоваться – гражданско-правовыми или предусмотренными в антимонопольном законодательстве.

Что является нарушением исключительного права на фирменное наименование

Считается, что третье лицо (коммерческая организация) нарушает исключительное право на фирменное наименование организации-правообладателя, если одновременно имеют место следующие обстоятельства (п. 3 ст. 1474 ГК РФ):

• фирменное наименование третьего лица полностью совпадает с фирменным наименованием правообладателя или сходно с ним до степени смешения;
• обе организации ведут аналогичную деятельность;
• фирменное наименование правообладателя включено в ЕГРЮЛ раньше, чем фирменное наименование третьего лица.

Ситуация: когда фирменное наименование третьего лица считается сходным до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя

Конкретных критериев для определения степени смешения не существует. Сходство наименований оценивается применительно к каждой сложившейся ситуации.

Суды относят такую оценку к вопросам факта и, как правило, проводят ее без назначения экспертизы (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

При этом суды руководствуются позицией Президиума ВАС РФ, сформированной относительно вопроса о сходстве товарных знаков (постановления Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06, от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, от 18 июня 2013 г. № 2050/13).

Так, вывод о сходстве обычно делают:

• на основе общего впечатления, то есть восприятия средств индивидуализации в целом, а не их отдельных элементов;
• исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений (ст. 10 ГК РФ).

Кроме того, о сходстве может свидетельствовать не только реальное смешение средств индивидуализации в глазах потребителя, но и даже сама опасность такого смешения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 г. № С01-1113/2014 по делу № А36-3075/2013).

Поскольку конкретных критериев для определения сходства нет, изначально правообладатель должен самостоятельно решить, является ли то или иное наименование третьего лица сходным до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя. При этом всегда нужно быть готовым к тому, что в случае судебного спора суд может прийти к выводу об отсутствии сходства между наименованиями.

Если хотя бы одно из перечисленных выше обстоятельств отсутствует, исключительное право на фирменное наименование нарушенным не считается. Например, в одном из своих постановлений Суд по интеллектуальным правам согласился со следующей аргументацией суда первой инстанции: «...сам по себе факт совпадения фирменных наименований, при осуществлении истцами и ответчиком различных видов экономической деятельности, не может являться основанием для полного запрета использовать ответчиком в фирменном наименовании словосочетания» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2014 г. № С01-1010/2014 по делу № А75-11531/2013).

Как защитить исключительное право на фирменное наименование гражданско-правовыми способами

Если коммерческая организация незаконно использует фирменное наименование, правообладатель может предъявить к нарушителю следующие требования:

• о запрете использования фирменного наименования в определенных видах деятельности (п. 6 ст. 1252 ГК РФ);
• о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Закон позволяет предъявить как одно из этих требований, так и оба требования сразу. Для первого требования нужно доказать лишь сам факт нарушения исключительного права (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. № С01-301/2013 по делу № А40-29397/2013, от 1 октября 2014 г. № С01-850/2014 по делу № А40-146738/2013). Для второго – еще и факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, размер убытков. Как показывает практика, сделать это удается далеко не всегда (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2014 г. № С01-1092/2014 по делу № А65-25309/2013).

Требования к нарушителю можно предъявить как в судебном порядке, так и путем направления претензии.

Совет: несмотря на то что в суд можно обратиться сразу (т. е. без обязательного претензионного порядка), претензию в адрес нарушителя зачастую направить все же не помешает.

Ведь если нарушитель, получивший претензию, посчитает доводы правообладателя убедительными, он по своему выбору (п. 4 ст. 1474 ГК РФ):

• либо прекратит использовать фирменное наименование в отношении видов деятельности, которые осуществляет правообладатель;
• либо изменит свое наименование.

Кроме того, не исключено, что нарушитель в добровольном порядке возместит убытки правообладателя. В частности, он может посчитать, что дешевле «откупиться» сразу, чем потом получить решение суда о взыскании гораздо большей денежной суммы.

В итоге правообладатель не только защитит исключительное право на фирменное наименование, но и сэкономит время и средства на судебные разбирательства.

Ситуация: можно ли потребовать от нарушителя исключительного права на фирменное наименование изменить свое наименование и внести соответствующие изменения в устав

Нет, нельзя.

Предъявить иск о понуждении к изменению фирменного наименования вправе лишь регистрирующий орган в установленных законом случаях (п. 5 ст. 1473 ГК РФ, п. 152 постановления Пленума Верховного суда от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Иные лица (в т. ч. обладатель исключительного права на фирменное наименование) требовать смены чужого наименования не могут. Так, в одном из своих постановлений Суд по интеллектуальным правам указал: «Такой способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений, законом не предусмотрен» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2014 г. № С01-1157/2014 по делу № А50-3269/2014).

В то же время правообладатель может обратиться в антимонопольный орган с заявлением о факте недобросовестной конкуренции в связи с незаконным использованием фирменного наименования. В результате антимонопольный орган может обязать нарушителя изменить наименование (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. № С01-1019/2014 по делу № А55-26804/2013).

Ситуация: можно ли потребовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование

Нет, нельзя.

Требовать взыскания компенсации вместо возмещения убытков правообладатель может только в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ не содержит положений о возможности взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на фирменное наименование.

Следовательно, обладатель исключительного права на фирменное наименование не вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации.

Как привлечь нарушителя к ответственности по антимонопольному законодательству и административной ответственности

Обладатель исключительного права на фирменное наименование может защитить свои интересы не только гражданско-правовыми способами, но и путем обращения в антимонопольный орган – ФАС России (п. 7 ст. 1252 ГК РФ).

Обратиться в ФАС России имеет смысл в том случае, когда нарушение исключительного права еще не устранено, в частности:

• если правообладатель не намерен использовать гражданско-правовые способы защиты либо
• если такие способы не принесли ожидаемого результата (например, нарушитель не ответил на претензию правообладателя и (или) суд не запретил нарушителю использовать фирменное наименование).

Правообладателю нужно подать в территориальный орган ФАС России заявление о факте недобросовестной конкуренции (п. 2 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; далее – Закон о защите конкуренции).

В заявлении необходимо указать следующие сведения (ч. 1 ст. 44 Закона о защите конкуренции):

• сведения о заявителе – наименование и место нахождения коммерческой организации, чье исключительное право на фирменное наименование нарушено;
• сведения о коммерческой организации-нарушителе;
• описание нарушения антимонопольного законодательства – недобросовестная конкуренция в связи с использованием чужого фирменного наименования (ст. 14.4 Закона о защите конкуренции);
• существо требований – запретить нарушителю использовать фирменное наименование заявителя;
• перечень прилагаемых документов. К заявлению нужно приложить документы, свидетельствующие о факте недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 44 Закона о защите конкуренции). В качестве такого документа может выступать выписка из ЕГРЮЛ, полученная в отношении нарушителя.

Антимонопольный орган должен рассмотреть заявление в течение одного месяца с момента его подачи (ч. 4 ст. 44 Закона о защите конкуренции). Если он придет к выводу о том, что признаки недобросовестной конкуренции действительно имеют место, то возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 8 ст. 44 Закона о защите конкуренции). Такое дело рассматривает комиссия антимонопольного органа по правилам статьи 45 Закона о защите конкуренции.

Если дело будет рассмотрено в пользу заявителя, комиссия:

• примет решение о нарушении ответчиком антимонопольного законодательства в связи с осуществлением недобросовестной конкуренции (ст. 49 Закона о защите конкуренции);
• выдаст ответчику предписание о прекращении нарушения (ст. 50 Закона о защите конкуренции). В частности, антимонопольный орган вправе ограничить использование фирменного наименования ответчика либо потребовать внести изменения в это наименование и в устав (подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции).

Причем нарушителю вряд ли удастся добиться признания таких актов недействительными (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2014 г. № С01-79/2014 по делу № А04-4420/2013). В частности, суды считают, что сам по себе факт вынесения антимонопольным органом предписания об изменении фирменного наименования не противоречит Гражданскому кодеку РФ и иным законам.

Пример: суд посчитал, что антимонопольный орган вправе потребовать от коммерческой организации изменить свое фирменное наименование, если это необходимо для пресечения недобросовестной конкуренции

ООО «В.», занимающееся научными исследованиями в области естественных наук, обнаружило, что ЗАО «В.» незаконно использует его фирменное наименование при ведении такого же вида деятельности.

По этой причине ООО «В.» обратилось в территориальный орган ФАС России с заявлением о нарушении ЗАО «В.» антимонопольного законодательства, «выразившемся в недобросовестной конкуренции путем использования фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием» правообладателя.

По результатам рассмотрения обращения антимонопольный орган:

• принял решение о признании ЗАО «В.» нарушившим положения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции;
• выдал предписание о внесении изменений в фирменное наименование ЗАО «В.», а также в его устав и в ЕГРЮЛ.

ЗАО «В.» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа. В качестве одного из доводов заявитель сослался на то, что закон не наделяет антимонопольный орган правом требовать от коммерческих организаций изменения фирменных наименований. Иск о понуждении к изменению фирменного наименования может предъявлять только регистрирующий орган (п. 5 ст. 1473 ГК РФ).

Суд посчитал, что действия ЗАО «В.» по использованию фирменного наименования, сходного до степени смешения с другим фирменным наименованием, – это «акт недобросовестной конкуренции». В такой ситуации правообладатель может защитить свои права как способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ). В свою очередь, антимонопольный орган вправе выдавать предписания об изменении фирменных наименований, если это необходимо для пресечения недобросовестной конкуренции (подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции).

В результате суд не согласился с доводом заявителя о том, что требовать изменения наименования вправе только регистрирующий орган. Поскольку каких-либо нарушений в действиях территориального органа ФАС России суд не нашел, он отказал ЗАО «В.» в удовлетворении требования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. № С01-1019/2014 по делу № А55-26804/2013).

Более того, антимонопольный орган вправе возбудить в отношении ответчика дело об административном правонарушении в связи с осуществлением недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 23.48, ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ). В итоге организацию-нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде довольно крупного штрафа – от 1/100 до 15/100 размера выручки от реализации товара (работы, услуги), но не менее 100 тыс. руб.

Задать вопрос можно тут

Написать или позвонить можно WhatsApp +79287768843

С уважением к вашему бизнесу,

Сушонкова Елена

Подписывайтесь на нас:

Дзен Teletype Телеграмм Hashtap

Список всех публикаций блога вы найдёте на главной странице канала

Материал подготовлен с использованием системы Жизненные ситуации - готовое решение для предпринимателей